- 19 mars 2016
- Propriété Intellectuelle
Marques
Marques : en contrefaçon, le licencié peut passer à l’action
Le licencié non inscrit au registre des marques communautaires peut agir en contrefaçon de la marque faisant l’objet de la licence.
La CJUE est saisie d’une question préjudicielle sur le point de savoir si l’article 23, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire empêche le licencié qui n’est pas inscrit au registre […] d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire (Règl. (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009 : JOCE n° L 78, 24 mars). La Cour répond par la négative.
En l’espèce, une société bénéficiaire d’une licence pour une marque verbale non inscrite au registre des marques communautaires a signé un acte, appelé «déclaration d’abstention», par lequel son cocontractant s’engageait à s’abstenir d’utiliser la marque communautaire pour certains produits sous peine d’une sanction conventionnelle laissée à la libre appréciation du licencié.
Le tribunal allemand saisi a constaté la validité de la convention, et a enjoint à l’autre partie de donner des informations et de retirer les produits contrefaisants. Il l’a également condamné à des dommages et intérêts. La juridiction de renvoi considère que le succès du recours dépend de la question de savoir si le licencié, qui, selon l’accord de licence, dispose du consentement du titulaire de la marque, peut agir en contrefaçon alors que la licence n’est pas inscrite au registre.
Selon la CJUE, il ressort de la première phrase de l’article 23, § 1 du règlement, aux termes de laquelle « les actes juridiques concernant la marque communautaire […] ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre », que les actes juridiques ainsi visés sont le transfert de la marque communautaire, la constitution de droits réels sur celle-ci et l’octroi d’une licence. Elle ajoute que, lue isolément, cette phrase pourrait être interprétée en ce sens que le licencié ne peut, si la licence n’est pas inscrite au registre, se prévaloir des droits conférés par celle-ci envers les tiers, en l’espèce le contrefacteur de la marque.
Selon la Cour, le droit pour le licencié d’engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque communautaire n’est subordonné, sans préjudice des stipulations du contrat de licence, qu’au consentement du titulaire de celle-ci. De même, l’inscription de la licence au registre est effectuée à la requête de l’une des parties. La CJUE relève que l’article 22 du règlement ne contient pas de disposition analogue à celle de l’article 17, § 6 du règlement, aux termes duquel « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque communautaire ».
Dès lors, elle considère que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre.
Delphine Roblin-Lapparra